Licences en danger

Christopher Weber est avocat chez Bird & Bird, un cabinet d'avocats international à Düsseldorf. Il est spécialisé en droit des brevets et en propriété intellectuelle.

Avec la réforme du Code de commerce concernant la procédure de faillite moderne, le législateur a créé un piège pour les titulaires de licences. Toutes les tentatives pour aborder ce problème par voie législative sont jusqu'à présent restées sans suite. Pendant ce temps, la Cour fédérale de justice (BGH) n’a pas facilité la situation avec une série de décisions. Mais qu’est-ce que cela signifie pour les donneurs de licences et les titulaires de licences ?

1. Licences en faillite

Presque aucune entreprise ne peut aujourd’hui se passer de licences. Cela peut aller de la célèbre licence de type « shrink-wrap » pour le système d’exploitation informatique, aux licences d’utilisation de marques, jusqu’à des licences complexes de portefeuilles de brevets. Enfin, des considérations fiscales, notamment dans le cadre d’une « Patent Box » dite, peuvent également jouer un rôle (voir Frase, page 10).

Pour les donneurs de licences et les titulaires de licences, c’est généralement une bonne affaire : l’un peut monétiser davantage sa propriété intellectuelle, l’autre obtient un accès à cette propriété et peut l’utiliser pour compléter et améliorer ses propres produits. Mais que se passe-t-il lorsque – ce qui arrive plus souvent qu’on ne le souhaiterait – le donneur de licence rencontre des difficultés économiques et entre même en procédure d’insolvabilité ?

Selon l’ancienne ordonnance sur la faillite, la situation était claire : le syndic de faillite, qui prend le contrôle du donneur de licence insolvable, ne pouvait résilier le contrat de licence qu’avec le consentement du titulaire de la licence. Cependant, cette règle spécifique a été abrogée depuis un certain temps par le législateur avec la nouvelle réglementation de la situation juridique dans le cadre de l’InsO (Insolvenzordnung). Il ne reste plus qu’une règle générale selon laquelle le syndic peut exécuter ou refuser d’exécuter des contrats mutuels qui, au moment de l’ouverture de la procédure, n’étaient pas entièrement exécutés. Cette formulation quelque peu maladroite du § 103 InsO signifie en clair que le syndic dispose d’un droit discrétionnaire de résiliation du contrat de licence. Si le syndic exerce cette option, le licencié qui se retrouve sans licence ne peut que faire inscrire une éventuelle demande de compensation pour non-exécution du contrat de licence dans la masse de l’insolvabilité. Sur le plan économique, cela sera probablement peu souvent une option prometteuse.

Dans la pratique, les syndics de faillite utilisent volontiers cette règle pour résilier d’abord les contrats de licence, puis pour renégocier avec des conditions plus avantageuses pour la masse d’insolvabilité.

Face à cette situation insatisfaisante, la Cour fédérale de justice (BGH) a récemment ajouté une nouvelle tournure : dans une série de décisions, notamment sous les mots-clés « M2Trade », « Take Five » et « Reifen Progressive », le BGH a précisé qu’une sous-licence subsiste même si la licence principale est résiliée en raison de la faillite. Cela avantage donc le sous-licencié par rapport au titulaire principal. Une conséquence surprenante, difficile à concilier avec le sens de la justice pour certains.

2. Propositions de solutions

Entre-temps, plusieurs propositions ont été discutées pour contourner ce problème. Car il s’agit d’un problème pour les deux parties : une licence susceptible d’être contestée est par exemple très peu attrayante si le donneur de licence se trouve en difficulté de liquidité. Il lui sera alors très difficile de monétiser son propriété intellectuelle, même si cela est urgent.

- D’une part, il a été suggéré que la licence pourrait être « vendue » contre un paiement unique. Le contrat serait alors considéré comme rempli et non plus résiliable. Mais cela omet (ou ignore délibérément) le fait que la licence est continuellement accordée. Elle n’a pas été accordée de façon permanente lors de la vente unique, et reste donc résiliable conformément au § 103 InsO.

- Dans le contexte de la jurisprudence récente, il a également été proposé d’intercaler une société de licences afin de faire du licencié un sous-licencié, et ainsi l’isoler d’une éventuelle insolvabilité. Cela soulève toute une série de problèmes pratiques, notamment : comment isoler la société de licences elle-même de la faillite si, par exemple, elle appartient au donneur de licence ?

- Enfin, la transmission de la propriété intellectuelle tout en conservant une licence est également discutée. Le licencié deviendrait propriétaire de la propriété intellectuelle, tandis que le donneur de licence en conserverait une licence. À ce sujet, le tribunal régional supérieur de Munich (OLG München) a déjà rendu une décision positive dans un cas isolé. La révision par la Cour fédérale de justice (BGH) est en cours, ce qui signifie qu’on ne peut pas encore parler d’une solution juridiquement sûre.

3. Perspectives et recommandations d’action

Parmi les possibilités actuellement discutées dans les milieux spécialisés, aucune ne garantit encore une sécurité définitive, ni pour le licencié ni pour le donneur de licence. Si la BGH ne suit pas la position de l’OLG München et ne développe pas des lignes directrices claires, cela restera ainsi. Après plusieurs initiatives législatives infructueuses, peu d’observateurs s’attendent à une solution par le législateur. Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’existe pas, dans un cas concret, une solution qui satisfasse à la fois donneurs et titulaires de licences. Pour le licencié, cela constitue une raison supplémentaire d’examiner attentivement les contrats de licence portant sur des droits de propriété intellectuelle importants.

Auteur

Christopher Weber est Counsel dans le cabinet d’avocats international Bird & Bird à Düsseldorf. Il est spécialisé en droit des brevets et en propriété industrielle.