Licence v ohrožení

Christopher Weber je poradcem v mezinárodní advokátní kanceláři Bird & Bird v Düsseldorfu. Specializuje se na patentové právo a průmyslové právo.

S reformou insolvenčního zákona na moderní insolvenční zákon vytvořil zákonodárce past pro držitele licencí. Veškeré pokusy řešit tento problém legislativní cestou dosud selhaly. Mezitím Nejvyšší soud Německa tento problém ještě zkomplikoval řadou rozhodnutí. Ale co to znamená pro poskytovatele licencí a držitele licencí?

1. Licence v insolvenci

Jen málo firem dnes již funguje bez licencí. Ať už jde o známou shrink-wrap licenci pro operační systém počítače, licence k užívání značek nebo složité licence na patentové portfolia. Nezřídka hraje roli i daňové aspekty, například v rámci takzvané „Patentové krabice“ (srov. Frase, strana 10).

Pro poskytovatele licencí a držitele licencí je to obvykle dobrý obchod: jeden může dále monetizovat svůj duševní vlastnictví, druhý získává přístup k tomuto vlastnictví a může jej využít k doplnění a zlepšení vlastních produktů. Ale co se stane, když – což je častější, než by si člověk přál – se poskytovatel licence dostane do ekonomických potíží a dokonce vstoupí do insolvenčního řízení?

Pod starým insolvenčním zákonem byla situace jasná: insolvenční správce, který převezme správu nad insolventním poskytovatelem licence, mohl smlouvu o licenci vypovědět pouze se souhlasem držitele licence. Tato zvláštní pravidla však zákonodárce již před časem zrušil novelou insolvenčního zákona (InsO). Zůstala pouze obecná pravidla podle nichž insolvenční správce může plnit nebo odmítnout plnění vzájemných smluv, které nebyly úplně splněny ke dni zahájení insolvenčního řízení. Tato poněkud složitá formulace § 103 InsO v praxi znamená, že insolvenční správce má právo volby ukončit smlouvu o licenci. Pokud správce licenci vypoví, zbývá bývalému držiteli licence, který je nyní bez licence, pouze možnost uplatnit nárok na náhradu škody za nesplnění smlouvy o licenci v rámci insolvenčního majetku. Ekonomicky to však bude v nejmenším počtu případů výhodné.

V praxi insolvenční správci často tuto úpravu využívají k tomu, aby nejprve vypověděli smlouvu o licenci a poté s ní znovu jednali za podmínek výhodnějších pro insolvenční majetek.

Tento nespokojený stav nedávno ještě zkomplikoval Nejvyšší soud (BGH): V řadě rozhodnutí, která jsou známa pod názvy „M2Trade“, „Take Five“ a „Reifen Progressive“, BGH poukázal na to, že podlicence zůstává platná i v případě, že hlavní licence je zrušena z důvodu insolvence. Tím je podlicenčním příjemcům poskytnuta lepší pozice než původní držitel licence. Překvapivý důsledek, který si někteří jen těžko dokážou s jejich právním vnímáním sladit.

2. Návrhy na řešení

Mezitím byla diskutována některá řešení, jak tento problém obejít. Protože jde o problém pro obě strany: například taková smlouva o licenci, která je tímto způsobem napadnutelná, je velmi nevýhodná, pokud se držitel licence dostane do likvidity. Jeho monetizace duševního vlastnictví, která může být i naléhavě nutná, bude pak velmi obtížná.

- Někteří navrhovali, že by licence mohla být „prodána“ za jednorázovou platbu. Smlouva by pak byla již splněná a nebyla by dále vypověditelná. Ovšem se přehlíží (nebo záměrně se zamlčuje), že licence je stále udělována po celou dobu. Není udělena pouze jednorázovým prodejem a je proto nadále vypověditelná podle § 103 InsO.

- V souvislosti s novější judikaturou byla také navrhována možnost zřídit mezičlánek v podobě licenční společnosti, aby se tak držitel licence stal sublicencovaným a tím byl od možné insolvence izolován. To však přináší řadu praktických problémů, například: jak izolovat samotnou licenční společnost od insolvence, pokud například vlastní majetek patří poskytovateli licence?

- Nakonec je diskutováno i převádění duševního vlastnictví s ponecháním licence. Držitel licence by se stal vlastníkem duševního vlastnictví, zatímco poskytovatel licence by si ponechal licenci. V tomto smyslu již rozhodl odvolací soud v Mnichově v jednom případě pozitivně. Revize k BGH je však závislá na dalším vývoji, takže ani zde nelze mluvit o právně jistém řešení.

3. Výhled a doporučení k jednání

Žádná z možností, které byly dosud diskutovány v odborných kruzích, neposkytuje definitivní jistotu, ani pro držitele licencí, ani pro poskytovatele licencí. Pokud se BGH neřídí názorem odvolacího soudu v Mnichově a nevytvoří jasné směrnice, zůstane tomu tak i nadále. Po několika neúspěšných legislativních pokusech již téměř nikdo nečeká řešení od zákonodárce. To však neznamená, že v konkrétním jednotlivém případě nemůže existovat řešení, které uspokojí obě strany – poskytovatele i držitele licence. Pro držitele licence je to další důvod, proč důkladně zkoumat smlouvy o licenci k důležitým duševním vlastnictvím.

Autor

Christopher Weber je Counsel v mezinárodní advokátní kanceláři Bird & Bird v Düsseldorfu. Specializuje se na patentové právo a průmyslové právo.