Licencje w niebezpieczeństwie

Christopher Weber jest radcą w międzynarodowej kancelarii prawnej Bird & Bird w Düsseldorfie. Specjalizuje się w prawie patentowym i ochronie własności przemysłowej.

Reforma kodeksu upadłościowego na nowoczesny kodeks upadłościowy stworzyła pułapkę dla licencjobiorców. Wszystkie próby rozwiązania tego problemu poprzez ustawodawstwo jak dotąd spełzły na niczym. Tymczasem Sąd Federalny (Bundesgerichtshof) nie ułatwił sprawy szeregiem orzeczeń. Ale co to oznacza dla licencjodawców i licencjobiorców?

1. Licencje w upadłości

Ledwo które przedsiębiorstwo dziś obejdzie się bez licencji. Może to dotyczyć znanej licencji typu shrink-wrap na system operacyjny komputera, licencji na korzystanie z marek, aż po skomplikowane licencje na portfele patentowe. Nie bez znaczenia są również aspekty podatkowe, na przykład w ramach tak zwanej „Patentbox” (por. Frase, strona 10).

Dla licencjodawców i licencjobiorców jest to zazwyczaj korzystny interes: jeden może dodatkowo monetyzować swoją własność intelektualną, drugi uzyskuje dostęp do tej własności i może jej używać do uzupełniania i ulepszania własnych produktów. Ale co się dzieje, gdy – co zdarza się częściej, niż można by życzyć – licencjodawca popada w trudności finansowe, a nawet wchodzi w postępowanie upadłościowe?

Pod poprzednim kodeksem upadłościowym sytuacja była jasna: syndyk, który przejmuje władzę nad upadłym licencjodawcą, mógł wypowiedzieć umowę licencyjną tylko za zgodą licencjobiorcy. Ta szczególna regulacja została jednak dawno temu zniesiona przez ustawodawcę wraz z nowelizacją sytuacji prawnej w ramach kodeksu upadłościowego (InsO). Pozostała jedynie ogólna zasada, według której syndyk może zrealizować lub odrzucić wzajemne umowy, które nie zostały w pełni wykonane w chwili otwarcia postępowania upadłościowego. Ta nieco skomplikowana formuła § 103 InsO oznacza wprost, że syndyk ma prawo do wyboru wypowiedzenia umowy licencyjnej. Jeśli syndyk skorzysta z tego prawa, pozostaje byłemu licencjobiorcy, który został pozbawiony licencji, jedynie możliwość zgłoszenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania umowy licencyjnej do masy upadłości. Ekonomicznie może to być mało opłacalne w większości przypadków.

W praktyce syndycy chętnie korzystają z tej regulacji, aby najpierw wypowiedzieć umowę licencyjną, a następnie renegocjować ją na korzystniejszych warunkach dla masy upadłościowej.

Ta niezadowalająca sytuacja została ostatnio jeszcze pogłębiona przez Sądy Federalne (BGH): w szeregu orzeczeń, które są znane pod hasłami „M2Trade”, „Take Five” i „Reifen Progressive”, BGH wypracował stanowisko, że sublicencja pozostaje w mocy, nawet jeśli główna licencja zostanie wypowiedziana z powodu upadłości. W ten sposób sublicencjobiorca jest lepiej chroniony niż pierwotny licencjobiorca. To zaskakujące następstwo, które niektórzy mogą trudnościami próbować pogodzić ze swoim poczuciem sprawiedliwości.

2. Propozycje rozwiązań

W międzyczasie dyskutowano już kilka propozycji obejścia tego problemu. Bo jest to problem dla obu stron: taka podważalna licencja jest na przykład bardzo nieatrakcyjna, gdy licencjodawca znajduje się w trudnej sytuacji płynnościowej. Wtedy bardzo trudno mu będzie dokonać – być może pilnej – monetyzacji własności intelektualnej.

- Z jednej strony proponowano, że licencja mogłaby zostać „sprzedana” za jednorazową opłatą. Umowa byłaby wtedy już spełniona i nie byłaby już wypowiadalna. Jednak pomija się (lub celowo pomija), że licencja jest nadal udzielana na czas nieokreślony. Nie została udzielona na stałe w ramach jednorazowej sprzedaży i nadal jest wypowiadalna zgodnie z § 103 InsO.

- W świetle nowszego orzecznictwa zaproponowano także wprowadzenie pośrednictwa spółki licencyjnej, aby uczynić licencjobiorcę sublicencjobiorcą i w ten sposób odizolować go od ewentualnej upadłości. Pojawia się tu szereg praktycznych problemów, między innymi: jak odizolować samą spółkę licencyjną od upadłości, jeśli na przykład jest własnością licencjodawcy?

- Ostatecznie rozważana jest także możliwość przeniesienia własności intelektualnej przy zachowaniu licencji. Licencjobiorca stałby się właścicielem własności intelektualnej, a licencjodawca zachowałby licencję na nią. W tym duchu Sąd Okręgowy w Monachium (OLG München) wydał dotychczas pozytywne orzeczenie w jednym przypadku. Odwołanie do BGH jest jeszcze w toku, więc i tutaj nie można mówić o rozwiązaniu w pełni bezpiecznym prawniczo.

3. Perspektywy i zalecenia

Spośród dotychczas dyskutowanych w środowiskach specjalistycznych możliwości nie ma jeszcze rozwiązania dającego ostateczną pewność, ani dla licencjobiorcy, ani dla licencjodawcy. Jeśli BGH nie podzieli stanowiska OLG München i nie wypracuje jasnych wytycznych, sytuacja ta się utrzyma. Po kilku nieudanych inicjatywach ustawodawczych niewielu już oczekuje rozwiązania ze strony ustawodawcy. Nie oznacza to jednak, że w konkretnych przypadkach nie można znaleźć rozwiązania satysfakcjonującego dla obu stron. Dla licencjobiorcy jest to kolejny powód, aby dokładnie sprawdzać umowy licencyjne dotyczące ważnego własności intelektualnej.

Autor

Christopher Weber jest Counsel w międzynarodowej kancelarii Bird & Bird w Düsseldorfie. Specjalizuje się w prawie patentowym i ochronie własności przemysłowej.