Licenties in gevaar

Christopher Weber is raadsman bij het internationale advocatenkantoor Bird & Bird in Düsseldorf. Hij is gespecialiseerd in octrooirecht en intellectueel eigendomsrecht.

Met de hervorming van het insolventiereglement tot een moderne insolventiewet heeft de wetgever een valstrik gecreëerd voor licentiehouders. Alle pogingen om dit probleem via wetgeving aan te pakken, zijn tot nu toe op niets uitgelopen. Intussen heeft het Bundesgerichtshof de zaak met een reeks uitspraken niet eenvoudiger gemaakt. Maar wat betekent dat voor licentiegevers en licentiehouders?

1. Licenties in faillissement

Bijna geen enkel bedrijf komt tegenwoordig nog zonder licenties. Dit kan variëren van de bekende shrink-wrap-licentie voor het besturingssysteem van een computer, via licenties voor het gebruik van merken tot complexe licenties voor octrooiportefeuilles. Niet in de laatste plaats kunnen fiscale aspecten bijvoorbeeld in het kader van een zogenaamde 'Patentbox' een rol spelen (vgl. Frase, pagina 10).

Voor licentiegevers en licentiehouders is dit doorgaans een goede zaak: de ene kan zijn intellectueel eigendom extra monetariseren, de andere krijgt toegang tot dat eigendom en kan het gebruiken ter aanvulling en verbetering van eigen producten. Maar wat gebeurt er – wat vaker voorkomt dan men zou wensen – als de licentiegever in financiële problemen komt en zelfs in een insolventieprocedure terechtkomt?

Onder het oude insolventiereglement was de situatie duidelijk: de insolventiebeheerder, die de controle over de insolvente licentiegever overnam, kon de licentieovereenkomst alleen opzeggen met toestemming van de licentiehouder. Deze speciale regeling heeft de wetgever echter al enige tijd geleden met de herziening van de rechtspositie door de insolventiewet (InsO) weggenomen. Overgebleven is slechts een algemene regel volgens welke de insolventiebeheerder wederkerige contracten, die op het moment van de opening van de insolventie niet volledig waren nagekomen, kan nakomen of de nakoming kan weigeren. Deze wat omslachtige formulering van § 103 InsO betekent in klare taal dat de insolventiebeheerder een keuze heeft om de licentieovereenkomst te beëindigen. Als de insolventiebeheerder gebruikmaakt van deze opzeggingsmogelijkheid, blijft de voormalige licentiehouder, die nu zonder licentie zit, slechts de mogelijkheid om een eventuele schadevergoeding wegens niet-nakoming van de licentieovereenkomst aan de insolventiemassa te melden. Economisch gezien zal dit in de meeste gevallen weinig veelbelovend zijn.

In de praktijk gebruiken insolventiebeheerders deze regeling graag om licentieovereenkomsten eerst te beëindigen en vervolgens onder – voor de insolventiemassa – gunstiger voorwaarden opnieuw te onderhandelen.

Deze onbevredigende situatie heeft de Bundesgerichtshof (BGH) recentelijk nog een wending gegeven: in een reeks uitspraken, die onder de steekwoorden 'M2Trade', 'Take Five' en 'Reifen Progressive' bekend zijn, heeft de BGH uitgewerkt dat een onderlicentie blijft bestaan, ook als de hoofdlicentie vanwege het faillissement wordt opgezegd. Hierdoor wordt de onderlicentiehouder dus beter gesteld dan de oorspronkelijke licentiehouder. Een verrassende consequentie, die sommigen slechts met moeite in overeenstemming kunnen brengen met hun rechtssgevoel.

2. Voorstellen voor oplossingen

Intussen zijn enkele voorstellen besproken om dit probleem te omzeilen. Want het is een probleem voor beide partijen: een op deze wijze aanvechtbare licentie is bijvoorbeeld uiterst onaantrekkelijk wanneer de licentiegever in een liquiditeitsprobleem verkeert. Het wordt hem dan zeer moeilijk om zijn intellectueel eigendom te gelde te maken – wat mogelijk dringend noodzakelijk is.

- Zo werd onder andere gesteld dat de licentie tegen een eenmalige betaling 'verkocht' zou kunnen worden. Het contract zou dan al zijn voldaan en niet meer opzegbaar. Hier wordt echter over het hoofd gezien (of bewust verdoezeld) dat de licentie voortdurend wordt verleend. Ze is niet met de eenmalige verkoop blijvend verleend en kan daarom nog steeds worden opgezegd volgens § 103 InsO.

- Gezien de recente jurisprudentie werd ook voorgesteld om een licentiebvmaatschappij tussen te schakelen, om zo de licentiehouder tot onderlicentiehouder te maken en hem zo van het mogelijke faillissement te isoleren. Hier ontstaan een hele reeks praktische problemen, niet in de laatste plaats: hoe isoleer je de licentiebvmaatschappij zelf van het faillissement, bijvoorbeeld als deze in eigendom is van de licentiegever?

- Tenslotte wordt de overdracht van het intellectueel eigendom besproken onder het voorbehoud van een licentie. De licentiehouder zou eigenaar worden van het intellectueel eigendom, maar de licentiegever zou een licentie daarop behouden. In die zin heeft het Oberlandesgericht München in een enkel geval tot nu toe positief geoordeeld. De cassatie bij de BGH is afhankelijk, zodat ook hier niet van een rechtszekere oplossing gesproken kan worden.

3. Vooruitblik en aanbevelingen

Van de tot nu toe in vakkringen besproken mogelijkheden biedt geen enkele definitieve zekerheid, noch voor de licentiehouder, noch voor de licentiegever. Als de BGH niet de opvatting van het Oberlandesgericht München volgt en daarbij duidelijke richtlijnen ontwikkelt, zal dit zo blijven. Na enkele mislukte wetsinitiatieven verwacht nauwelijks nog een waarnemer een oplossing door de wetgever. Maar dat betekent niet dat er in het concrete geval geen oplossing mogelijk is die zowel licentiegevers als licentiehouders tevreden stelt. Voor de licentiehouder is dit een extra reden om licentieovereenkomsten over belangrijk intellectueel eigendom zorgvuldig te beoordelen.

Auteur

Christopher Weber is Counsel bij het internationale advocatenkantoor Bird & Bird in Düsseldorf. Hij is gespecialiseerd in octrooirecht en intellectueel eigendomsrecht.