Licencias en peligro

Christopher Weber es asesor en la firma internacional de abogados Bird & Bird en Düsseldorf. Está especializado en derecho de patentes y protección de la propiedad industrial.

Con la reforma del Reglamento de Quiebras para convertirlo en una ley de insolvencia moderna, el legislador ha creado una trampa para los licenciatarios. Todos los intentos de abordar este problema mediante legislación han fracasado hasta ahora. Mientras tanto, el Tribunal Federal de Justicia ha complicado aún más la situación con una serie de decisiones. Pero, ¿qué significa esto para los otorgantes y los licenciatarios?

1. Licencias en la insolvencia

Hoy en día, pocas empresas pueden prescindir de licencias. Esto puede variar desde la conocida licencia shrink-wrap para sistemas operativos de ordenadores, pasando por licencias para el uso de marcas, hasta complejas licencias de carteras de patentes. No menos importante, también pueden jugar un papel aspectos fiscales, por ejemplo, en el marco de una llamada «caja de patentes» (véase Frase, página 10).

Para los otorgantes y los licenciatarios, esto suele ser un buen negocio: uno puede monetizar adicionalmente su propiedad intelectual, mientras que el otro obtiene acceso a dicha propiedad y puede utilizarla para complementar y mejorar sus propios productos. Pero, ¿qué pasa cuando —más frecuente de lo que uno desearía— el otorgante entra en dificultades económicas e incluso inicia un proceso de insolvencia?

Bajo la antigua ley de quiebras, la situación era clara: el administrador de la quiebra, que asumía el control del otorgante insolvente, solo podía rescindir el contrato de licencia con el consentimiento del licenciatario. Sin embargo, esta regulación especial fue eliminada hace tiempo por el legislador con la nueva regulación del marco legal de la insolvencia (InsO). Solo quedó una regla general según la cual el administrador de la quiebra puede cumplir o rechazar cumplir contratos mutuos que, en el momento de apertura del procedimiento de insolvencia, no estaban completamente cumplidos. Esta formulación algo engorrosa del § 103 InsO significa, en términos claros, que el administrador de la quiebra tiene un derecho de opción para rescindir el contrato de licencia. Si el administrador opta por esta rescisión, solo le queda al licenciatario, ahora sin licencia, la posibilidad de presentar una reclamación por daños y perjuicios por incumplimiento del contrato de licencia en la masa de la insolvencia. Económicamente, esto probablemente será poco prometedor en la mayoría de los casos.

En la práctica, los administradores de la quiebra suelen utilizar esta regulación para rescindir primero los contratos de licencia y luego renegociar con condiciones más favorables para la masa de la insolvencia.

Este estado insatisfactorio ha sido recientemente agravado por el Tribunal Federal de Justicia (BGH): en una serie de decisiones, bajo los términos «M2Trade», «Take Five» y «Reifen Progressive», el BGH ha establecido que una sub-licencia permanece vigente incluso si la licencia principal se rescinde por insolvencia. Esto coloca al sub-licenciatario en una posición mejor que la del licenciatario original. Una consecuencia sorprendente, que algunos solo pueden aceptar con dificultad en consonancia con su sentido de justicia.

2. Propuestas de solución

Mientras tanto, se han discutido varias propuestas para sortear este problema. Porque es un problema para ambas partes: una licencia que puede ser impugnada de esta manera resulta, por ejemplo, muy poco atractiva si el otorgante está en dificultades de liquidez. Le será muy difícil monetizar su propiedad intelectual, incluso si es urgente.

- Por un lado, se ha argumentado que la licencia podría «venderse» mediante un pago único. Entonces, el contrato se consideraría ya cumplido y no sería rescindible. Sin embargo, esto pasa por alto (o se oculta deliberadamente) que la licencia se concede de forma continua. No se ha concedido de forma permanente con la venta única, y por lo tanto, sigue siendo rescindible según el § 103 InsO.

- En vista de la jurisprudencia más reciente, también se ha propuesto intercalar una sociedad de licencias para convertir al licenciatario en sub-licenciatario y así aislarlo de la posible insolvencia. Aquí surgen una serie de problemas prácticos, entre ellos: ¿cómo se aísla a la propia sociedad de licencias de la insolvencia, si, por ejemplo, pertenece al propietario del otorgante?

- Finalmente, se discute la transferencia de la propiedad intelectual con la retención de una licencia. El licenciatario pasaría a ser propietario de la propiedad intelectual, pero el otorgante retendría una licencia sobre ella. En este sentido, el OLG Múnich ha decidido positivamente en un caso aislado. La revisión ante el BGH está pendiente, por lo que no se puede hablar aún de una solución jurídicamente segura.

3. Perspectivas y recomendaciones de actuación

Hasta ahora, ninguna de las opciones discutidas en círculos especializados ofrece una seguridad definitiva, ni para el licenciatario ni para el otorgante. Si el BGH no sigue la opinión del OLG Múnich y desarrolla directrices claras, esto seguirá siendo así. Tras varias iniciativas legislativas fallidas, pocos observadores esperan una solución por parte del legislador. Sin embargo, esto no significa que en casos concretos no pueda encontrarse una solución que satisfaga a ambas partes. Para el licenciatario, esto es una razón más para examinar cuidadosamente los contratos de licencia sobre propiedad intelectual importante.

Autor

Christopher Weber es asesor en la firma internacional de abogados Bird & Bird en Düsseldorf. Está especializado en derecho de patentes y protección de la propiedad industrial.