Licenze in pericolo

Christopher Weber è Counsel nello studio legale internazionale Bird & Bird a Düsseldorf. È specializzato in diritto dei brevetti e tutela della proprietà industriale.

Con la riforma del codice fallimentare in un moderno diritto fallimentare, il legislatore ha creato una trappola per i licenziatari. Tutti i tentativi di affrontare questo problema attraverso la legislazione finora sono falliti. Nel frattempo, la Corte Suprema tedesca ha complicato ulteriormente la questione con una serie di decisioni. Ma cosa significa tutto ciò per i concedenti e i licenziatari?

1. Licenze in fallimento

Quasi nessuna azienda può più fare a meno delle licenze oggi. Questo può andare dalla nota licenza di tipo shrink-wrap per il sistema operativo del computer, alle licenze per l’uso di marchi, fino a complesse licenze di portafoglio di brevetti. Non da ultimo, anche considerazioni fiscali, ad esempio nell’ambito di una cosiddetta «Patent Box», possono giocare un ruolo (cfr. Frase, pagina 10).

Per i concedenti e i licenziatari, questa è generalmente una buona opportunità di business: uno può monetizzare ulteriormente la propria proprietà intellettuale, l’altro ottiene accesso a questa proprietà e può utilizzarla per integrare e migliorare i propri prodotti. Ma cosa succede quando – più frequentemente di quanto si desideri – il concedente entra in difficoltà economiche e addirittura avvia una procedura fallimentare?

Sotto il vecchio codice fallimentare, la situazione era chiara: il curatore fallimentare, che prende il controllo del concedente fallito, poteva rescindere il contratto di licenza solo con il consenso del licenziatario. Questa disposizione speciale è stata però eliminata dal legislatore con la recente riforma del diritto fallimentare (InsO). Rimane solo una regola generale secondo cui il curatore può adempiere o rifiutare di adempiere ai contratti reciproci, alla data di apertura della procedura fallimentare, che non siano stati completamente eseguiti. Questa formulazione un po’ complicata dell’art. 103 InsO significa, in parole semplici, che il curatore fallimentare ha il diritto di scegliere se rescindere o meno il contratto di licenza. Se il curatore decide di rescindere, il licenziatario precedentemente licenziato si trova in una posizione svantaggiata, potendo solo iscrivere un eventuale credito per danni per inadempimento del contratto di licenza nel patrimonio fallimentare. Dal punto di vista economico, questa potrebbe essere una soluzione poco promettente nella maggior parte dei casi.

In pratica, i curatori fallimentari spesso sfruttano questa disposizione per rescindere i contratti di licenza e poi negoziare nuove condizioni più favorevoli per il patrimonio fallimentare.

Recentemente, la Corte Suprema tedesca (BGH) ha aggiunto un’altra complicazione: in una serie di decisioni, note come «M2Trade», «Take Five» e «Reifen Progressive», il BGH ha stabilito che una sublicenza rimane valida anche se la licenza principale viene rescissa a causa del fallimento. Ciò favorisce il sublicenziatario rispetto al licenziatario principale, che si trova in una posizione più svantaggiata. Una conseguenza sorprendente, difficile da conciliare con il senso di giustizia di alcuni.

2. Proposte di soluzione

Nel frattempo, sono state discusse alcune proposte per aggirare questo problema. Perché si tratta di un problema per entrambe le parti: una licenza contestabile può diventare molto poco attraente, ad esempio, se il concedente si trova in difficoltà di liquidità. In tal caso, sarà molto difficile per lui monetizzare il proprio patrimonio intellettuale, anche se questa monetizzazione potrebbe essere urgentemente necessaria.

- Da un lato si sostiene che la licenza potrebbe essere «venduta» mediante un pagamento unico. In tal caso, il contratto sarebbe già stato adempiuto e non più rescindibile. Tuttavia, si trascura (o si nasconde consapevolmente) il fatto che la licenza viene concessa in modo continuativo. Non è stata concessa con la vendita una tantum, quindi può ancora essere rescissa ai sensi dell’art. 103 InsO.

- Alla luce della giurisprudenza più recente, è stata anche proposta l’istituzione di una società di licenza intermedia, per trasformare il licenziatario in un sublicenziatario e quindi isolare quest’ultimo dal rischio di fallimento. Tuttavia, questa soluzione presenta numerosi problemi pratici, tra cui: come isolare la stessa società di licenza dal fallimento, se, ad esempio, è di proprietà del concedente?

- Infine, si discute della cessione della proprietà intellettuale mantenendo una licenza. In questo scenario, il licenziatario diventerebbe proprietario della proprietà intellettuale, mentre il concedente manterrebbe una licenza su di essa. In tal senso, il Tribunale superiore di Monaco ha già deciso positivamente in un singolo caso. Tuttavia, la revisione presso la Corte Suprema è pendente, quindi non si può ancora parlare di una soluzione legalmente sicura.

3. Prospettive e raccomandazioni

Tra le possibilità finora discusse tra gli esperti, nessuna garantisce ancora una sicurezza definitiva, né per il licenziatario né per il concedente. Se la Corte Suprema non seguirà la posizione del Tribunale superiore di Monaco e non svilupperà linee guida chiare, questa situazione continuerà così. Dopo alcuni tentativi di riforma legislativa falliti, pochi osservatori si aspettano ancora una soluzione da parte del legislatore. Tuttavia, ciò non significa che in casi concreti non possa emergere una soluzione che soddisfi entrambe le parti. Per il licenziatario, questo rappresenta un motivo in più per esaminare attentamente i contratti di licenza riguardanti proprietà intellettuale di grande valore.

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Christopher Weber è Counsel presso lo studio legale internazionale Bird & Bird a Düsseldorf. È specializzato in diritto dei brevetti e tutela della proprietà industriale.