Aucun remboursement des redevances de licence déjà payées en cas de déclaration de nullité ou de constatation judiciaire de la non-utilisation du droit de propriété intellectuelle licencié

CJUE

Christopher_Weber

Jonas_Block

Le 07/07/2016, la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé un pilier du droit allemand des contrats de licence dans l’affaire préjudicielle C-567/14 (Cour d'appel de Paris). Depuis plus de 100 ans, les tribunaux allemands considèrent que les redevances de licence ne doivent pas être remboursées lorsque le droit de propriété intellectuelle licencié est révoqué ou qu’un tribunal constate que la doctrine du droit de propriété intellectuelle licencié n’est pas utilisée (RG Urt. du 21.11.1914, RGZ 86, 45 – Matelas à ressorts ; BGH GRUR 1957, 595 – Table de transformation ; GRUR 2002, 787 – Liste de dépose ; GRUR, 2005, 935 – Recommandation de comparaison II).

Selon la jurisprudence du Reichsgericht et du BGH, un contrat de licence de brevet n’est pas nul avec effet ex tunc lorsque le droit de brevet licencié disparaît ultérieurement, notamment lorsqu’il est détruit, mais doit être considéré comme valable jusqu’au moment de la disparition. Cela repose sur l’idée que le contrat de licence constitue une « opération risquée ». Tant que le brevet est respecté sur le marché et que des tiers ne peuvent pas utiliser gratuitement la doctrine technique, le licencié acquiert jusqu’à la déclaration de nullité une possibilité réelle d’utilisation, et donc une position commerciale avantageuse qu’il n’aurait pas eue sans le contrat de licence. Selon les tribunaux, cet avantage factuel du licencié justifie le maintien de l’obligation de paiement. Par conséquent, le licencié reste tenu pour le passé, sauf accord contraire des parties (décision instructive du LG Düsseldorf, du 12/08/2008, 4b O 17/08 – Serrure à clé de monnaie). En revanche, la législation sur les brevets ou la jurisprudence de certains États membres de l’UE (notamment ceux de l’Est de l’UE) prévoit une obligation de remboursement du titulaire du brevet en cas de déclaration de nullité du brevet licencié. La base juridique de cette demande de remboursement est généralement le droit de l’enrichissement. Dans certains États membres, des bases légales explicites ont été créées pour le cas de la révocation du brevet licencié, mais il est aussi parfois exigé que le titulaire du brevet ait su que son brevet serait probablement révoqué ou qu’il ait agi de mauvaise foi (« mauvaise foi »).

La CJUE rappelle dans l’affaire Genentech qu’elle a déjà constaté dans sa décision Ottung (Urt. du 12/05/1989, C-320/87) une situation de licence exclusive. Dans Ottung, la Cour a estimé que l’obligation de payer une redevance, même après l’expiration de la durée de validité du brevet licencié, pouvait refléter la valeur attribuée par une appréciation commerciale aux possibilités d’exploitation liées au contrat de licence. Cela s’applique notamment si cette obligation est incluse dans un contrat de licence conclu avant la délivrance du brevet (Ottung, paragraphe 11). Dans de telles circonstances, si le licencié peut résilier le contrat avec un délai raisonnable, une obligation de payer des redevances pendant toute la durée du contrat ne relève pas du champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE (Ottung, paragraphe 13). Lorsqu’un contrat de licence est conclu, le licencié paie non seulement pour l’utilisation des droits de propriété intellectuelle licenciés, mais aussi pour la sécurité que ses efforts de valorisation commerciale ne seront pas entravés par des actions en contrefaçon de la part du licenciant (Genentech, paragraphe 40 ; « liberté d’exploitation »). Tant que le licencié peut se libérer du contrat à tout moment, selon Ottung, il ne s’agit pas d’une violation de l’article 101 du TFUE.

La CJUE adopte ainsi une approche économique des intérêts sous-jacents à un contrat de licence, plutôt que de se fonder sur la simple rédaction de l’accord. La chambre rejette à juste titre une violation de l’article 101 du TFUE en se basant sur le fait que Genentech avait finalement la liberté de résilier le contrat de licence.

Accorder au licencié, en cas de non-utilisation ou de déclaration de nullité du droit de propriété intellectuelle licencié, un droit au remboursement entraînerait l’intérêt considérable des licenciés à faire annuler le brevet concerné après l’expiration de la protection par le brevet. L’avantage factuel sur le marché que le licencié a obtenu pendant la durée du brevet serait alors ignoré. Une compensation fondée sur le droit de l’enrichissement ne serait pas appropriée, car la charge de la preuve du bénéfice de marché difficilement quantifiable (« chose acquise ») incomberait au titulaire du brevet. En revanche, le titulaire du brevet n’a pas de recours juridique contre les attaques à la validité de ses droits par son simple licencié, qui ne peut pas, selon l’article 5, paragraphe 1, point b), du TT-GVO, y renoncer par accord contractuel.

Dans l’ensemble, la répartition contractuelle des risques devient déséquilibrée : le licencié bénéficie d’une position privilégiée sur le marché, tandis que le titulaire du brevet ne peut être certain de pouvoir conserver les paiements qu’après l’expiration du dernier brevet licencié. Cela pourrait dissuader le titulaire du brevet d’investir rapidement dans la recherche et le développement. En effet, les licenciés auraient probablement intérêt à engager des actions en nullité seulement à la fin de la durée du brevet pour maximiser leur exploitation du marché. Cela va à l’encontre de l’esprit de l’action en nullité ou de l’opposition : en attaquant la validité du brevet, on cherche à faire tomber le monopole conféré par le brevet. Une attaque en validité menée en fonction du calendrier d’expiration du brevet ne serait donc plus dans l’intérêt public de la libération de la technologie, mais uniquement dans l’intérêt du licencié pour le remboursement des redevances.

La décision de principe de la CJUE prend donc en compte de manière appropriée les intérêts des parties contractantes et de la collectivité, et devrait notamment rassurer l’industrie innovante.