Brak zwrotu już zapłaconych opłat licencyjnych w przypadku unieważnienia lub orzeczenia sądowego o braku korzystania z chronionego prawa licencyjnego

ETS (Europejski Trybunał Sprawiedliwości)

Christopher Weber

Jonas_Block

W dniu 07.07.2016 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził jeden z filarów niemieckiego prawa umów licencyjnych w sprawie C-567/14 (Cour d'Appel de Paris). Od ponad 100 lat niemieckie sądy utrzymują, że opłaty licencyjne nie podlegają zwrotowi, gdy chronione prawo licencyjne zostanie odwołane lub sąd stwierdzi, że nauka chronionego prawa nie jest wykorzystywana (RG Urt. z dnia 21.11.1914, RGZ 86, 45 – Sprężynowa mata do spania; BGH GRUR 1957, 595 – Stół do przemiany; GRUR 2002, 787 – Listwa z odciągiem; GRUR, 2005, 935 – Zalecenie porównawcze II).

Według orzecznictwa Rzeszy i BGH umowa licencyjna na patent nie jest nieważna z mocą wsteczną, gdy chronione prawo patentowe później wygasa, w szczególności zostaje unieważnione, lecz do momentu unieważnienia jest uważana za ważną. Wynika to z przekonania, że umowa licencyjna to "odważne przedsięwzięcie". Dopóki patent jest respektowany na rynku i osoby trzecie nie mogą korzystać z nauki technicznej bez wynagrodzenia, licencjobiorca nabywa do momentu unieważnienia faktyczną możliwość korzystania z patentu i tym samym korzystną pozycję biznesową, której nie miałby bez umowy licencyjnej. Zdaniem sądów, ten faktyczny przywilej licencjobiorcy uzasadnia utrzymanie obowiązku płatności. Dlatego licencjobiorca jest zobowiązany do zapłaty za przeszłość, o ile strony nie postanowiły inaczej (instrukcyjnie LG Düsseldorf, wyrok z dnia 12.08.2008, 4b O 17/08 – Zamek na monety). W przeciwieństwie do tego, prawo patentowe lub orzecznictwo niektórych państw członkowskich UE (zwłaszcza tych z Europy Wschodniej) przewiduje w przypadku unieważnienia chronionego patentu obowiązek zwrotu przez właściciela patentu. Podstawą prawną roszczenia o zwrot jest zazwyczaj prawo do wzbogacenia się. W niektórych państwach członkowskich wprowadzono wyraźne podstawy prawne roszczeń w przypadku odwołania patentu licencyjnego, choć czasami wymaga się również, aby właściciel patentu wiedział, że jego patent prawdopodobnie zostanie odwołany lub działał w złej wierze ("bad faith").

Trybunał odnosi się w Genentech do swojej decyzji Ottung (Urt. z dnia 12.05.1989, C-320/87), w której stwierdził istnienie wyłącznej umowy licencyjnej. W Ottung sąd uznał, że obowiązek zapłaty opłaty, nawet po wygaśnięciu ważności chronionego patentu, może odzwierciedlać wartość, którą według oceny handlowej przypisuje się możliwościom korzystania związanym z umową licencyjną. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy obowiązek ten jest zawarty w umowie licencyjnej zawartej przed udzieleniem patentu (Ottung, Rn. 11). W takich okolicznościach, jeśli licencjobiorca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem rozsądnego terminu, obowiązek płacenia opłat licencyjnych przez cały okres obowiązywania umowy nie mieści się w zakresie art. 101 ust. 1 TFUE (Ottung, Rn. 13). Gdy zawierana jest umowa licencyjna, licencjobiorca oprócz korzystania z chronionych praw korzysta także z bezpieczeństwa, że jego działania komercyjne nie będą zakłócone przez roszczenia naruszeniowe ze strony licencjodawcy ("wolność do działania"). Tak długo, jak licencjobiorca ma możliwość rozwiązania umowy w dowolnym momencie, na podstawie Ottung nie dochodzi do naruszenia art. 101 TFUE.

Trybunał przy tym dokonuje ekonomicznej oceny interesów stron umowy licencyjnej i nie skupia się na dosłownym brzmieniu umowy. Słusznie izba odrzuca naruszenie art. 101 TFUE na podstawie faktu, że Genentech ostatecznie miał prawo wypowiedzieć umowę licencyjną.

Gdyby licencjobiorcom przyznano roszczenie zwrotu w przypadku nieużywania lub unieważnienia chronionego prawa, licencjobiorcy po wygaśnięciu ochrony patentowej mieliby istotny interes w unieważnieniu odpowiedniego patentu. Faktyczna korzyść rynkowa, którą licencjobiorca uzyskał w trakcie obowiązywania patentu, zostałaby wtedy pominięta. Roszczenie o zwrot na podstawie prawa do wzbogacenia się nie byłoby skuteczne, ponieważ to właściciel patentu musiałby udowodnić i wykazać faktyczną korzyść rynkową ("uzyskany majątek"). Właściciel patentu nie ma natomiast prawnej możliwości kwestionowania ważności swojego prawa w ramach roszczeń odwoławczych, które nie mogą być wyłączone umową zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b) TT-GVO.

W ogólnym rozrachunku dochodzi więc do zakłócenia równowagi w rozkładzie ryzyka umowy: licencjobiorca korzysta z uprzywilejowanej pozycji na rynku podczas gdy licencjodawca dopiero po wygaśnięciu ostatniego patentu ma pewność, czy może zatrzymać otrzymane płatności. To może zniechęcać właścicieli patentów do szybkich inwestycji w badania i rozwój. W końcu licencjobiorcy prawdopodobnie będą składać roszczenia o unieważnienie patentu dopiero na końcu okresu ochrony, aby jak najdłużej korzystać z rynku. To stoi w sprzeczności z ideą roszczenia o unieważnienie lub sprzeciwu: celem ataku na ważność prawa jest obalenie monopolu zapewnianego przez patent. Atak prawny oparty na upływie czasu od wygaśnięcia patentu nie miałby już publicznego interesu w udostępnianiu technologii, lecz wyłącznie interes licencjobiorcy w zwrocie opłat.

Decyzja Trybunału w sprawie głównej w sposób odpowiedni uwzględnia interesy stron umowy i społeczeństwa, i szczególnie uspokaja przemysł badawczy.