Geen terugbetaling van reeds betaalde licentiekosten bij nietigverklaring of gerechtelijke vaststelling van het niet-gebruik van het gelicentieerde beschermrecht

HvJ

Christopher_Weber

Jonas_Block

Op 07.07.2016 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in de prejudiciële procedure C-567/14 (Cour d'Appel de Paris) een pijler van het Duitse licentievertragsrecht bevestigd. Al meer dan 100 jaar zijn de Duitse rechtbanken van mening dat licentievergoedingen niet vergoed hoeven te worden wanneer het gelicentieerde octrooi wordt ingetrokken of wanneer een rechter vaststelt dat de leer van het gelicentieerde octrooi niet wordt gebruikt (RG Urt. v. 21.11.1914, RGZ 86, 45 – Sprungfedermatratze; BGH GRUR 1957, 595 – Verwandlungstisch; GRUR 2002, 787 – Abstreiferleiste; GRUR, 2005, 935 – Vergleichsempfehlung II).

Volgens de jurisprudentie van het Rijkshof en de BGH is een octrooilicentiecontract niet met terugwerkende kracht nietig wanneer het gelicentieerde octrooi later vervalt, in het bijzonder wordt vernietigd, maar wordt het tot het moment van vernietiging als geldig beschouwd. Dit is gebaseerd op het idee dat een licentievereenkomst een "waagstuk" is. Zolang het octrooi op de markt wordt gerespecteerd en derden de technische leer niet kosteloos mogen gebruiken, verkrijgt de licentienemer tot het moment van nietigheid een feitelijke gebruiksmogelijkheid en daarmee een gunstige zakelijke positie die hij zonder het licentieverdrag niet zou hebben gehad. Volgens de mening van de rechtbanken rechtvaardigt dit feitelijke voordeel van de licentienemer het voortzetten van de betalingsverplichting. Daarom blijft de licentienemer voor het verleden verplicht, zolang de partijen niets anders zijn overeengekomen (instruktief LG Düsseldorf, Urt. v. 12.08.2008, 4b O 17/08 – Münzpfandschloss). In tegenstelling hiermee voorzien de octrooiwetgeving en jurisprudentie van sommige EU-lidstaten (met name uit Oost-EU) in het geval van nietigheid van het gelicentieerde octrooi een terugbetalingsplicht voor de octrooihouder. De rechtsgrondslag voor de terugvorderingsvordering is meestal het verbintenissenrecht. In sommige lidstaten zijn voor het geval van intrekking van het gelicentieerde octrooi expliciete wettelijke basisrechten geschapen, maar wordt ook vereist dat de octrooihouder wist dat zijn octrooi waarschijnlijk zou worden ingetrokken of te kwader trouw handelde ("bad faith").

Het Hof van Justitie verwijst in Genentech naar zijn beslissing Ottung (Urt. v. 12.05.1989, C-320/87), waarin hij een exclusieve licentieovereenkomst heeft vastgesteld. In Ottung had het hof vastgesteld dat de verplichting tot betaling van een vergoeding, ook na het verstrijken van de geldigheidsduur van het gelicentieerde octrooi, de waarde kan weerspiegelen die volgens boekhoudkundige beoordeling wordt toegekend aan de mogelijkheden tot benutting die verbonden zijn aan de licentievereenkomst. Dit geldt vooral wanneer deze verplichting is opgenomen in een licentieovereenkomst die vóór de verlening van het octrooi is gesloten (Ottung, Rn. 11). Onder dergelijke omstandigheden kan, indien de licentienemer de overeenkomst met een redelijke opzegtermijn kan beëindigen, een verplichting tot betaling van licentievergoedingen gedurende de volledige looptijd van de overeenkomst niet onder de toepassing van art. 101 lid 1 VWEU vallen (Ottung, Rn. 13). Wanneer een licentieovereenkomst wordt gesloten, betaalt de licentienemer naast het gebruik van de gelicentieerde beschermrechten ook voor de zekerheid dat zijn commerciële exploitatie niet wordt belemmerd door inbreukprocedures van de licentiegever ("freedom to operate"). Zolang het de licentienemer mogelijk is zich op elk moment van de licentieovereenkomst te ontdoen, is op basis van Ottung geen sprake van een schending van art. 101 VWEU.

Het Hof van Justitie neemt hiermee een economische benadering van de onderliggende belangen van de contractspartijen en richt zich niet op de bewoordingen van de overeenkomst. Volkomen terecht wijst de kamer een schending van art. 101 VWEU af op de grond dat het Genentech uiteindelijk vrij stond de licentieovereenkomst te beëindigen.

Als de licentienemer voor het geval van nietgebruik of nietigheid van het gelicentieerde beschermrecht een terugvorderingsvordering zou krijgen, zouden de licentienemers na het verstrijken van de octrooi bescherming een aanzienlijk belang hebben bij het vernietigen van het betreffende octrooi. Het feitelijke marktvoordeel dat de licentienemer tijdens de looptijd van het gelicentieerde octrooi heeft verworven, zou dan worden genegeerd. Een vordering op basis van het verbintenissenrecht zou niet doelgericht zijn, omdat de bewijslast voor het nauwelijks te kwantificeren feitelijke marktvoordeel van de licentienemer ("verworven iets") bij de octrooihouder ligt. De octrooihouder heeft echter geen juridische middelen tegen de rechtsgeldigheidsschendingen van zijn eenvoudige licentienemer, aan wie dit recht volgens art. 5 lid 1 onder b) TT-GVO niet via contractuele afspraken mag worden ontnomen.

In de algehele beoordeling raakt dus de contractuele risicoverdeling in disbalans: de licentienemer geniet een voorkeurspositie op de markt terwijl de licentiegever pas na het verstrijken van het laatste gelicentieerde octrooi zekerheid heeft over het al dan niet behouden van de ontvangen betalingen. Dit zou octrooihouders afschrikken om tijdig te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Tenslotte zouden de licentienemers hun nietigheidsgeschillen waarschijnlijk pas aan het einde van de octrooi- of modelduur aanhangig maken, om hun marktpositie zo lang mogelijk te benutten. Dit druist in tegen het idee van nietigheid of oppositie: door het rechtsgeldigheidsschandaal moet het door het octrooi verleende monopolie worden aangevochten. Een rechtsgeldigheidsschandaal dat samenhangt met het verloop van het octrooi zou dus niet meer in het algemeen belang van de vrijgave van de technologie liggen, maar uitsluitend in het belang van de licentienemer voor de vergoeding.

De leidende uitspraak van het Hof van Justitie houdt daarom rekening met de belangen van de contractspartijen en het publiek en zal vooral de innoverende industrie geruststellen.