Žádné vrácení již zaplacených licenčních poplatků v případě neplatnosti nebo soudního prohlášení o nevyužívání licencovaného práva na ochranu

ESD

Christopher Weber

Jonas_Block

Dne 07.07.2016 Evropský soudní dvůr potvrdil v předběžném řízení C-567/14 (Cour d'Appel de Paris) jeden z pilířů německého práva licenčních smluv. Již více než 100 let německé soudy zastávají názor, že licenční poplatky nemusí být vráceny, pokud je licencované ochranné právo zrušeno nebo soud stanoví, že učebnice licencovaného ochranného práva není používána (RG Urt. ze dne 21.11.1914, RGZ 86, 45 – Sprungfedermatratze; BGH GRUR 1957, 595 – Verwandlungstisch; GRUR 2002, 787 – Abstreiferleiste; GRUR, 2005, 935 – Vergleichsempfehlung II).

Podle judikatury Říšského soudu a Bundesgerichtshofu (BGH) není licenční smlouva na patent s účinkem ex tunc neplatná, pokud později zanikne, zejména pokud je patentové právo zrušeno, ale je považována za platnou až do okamžiku zániku. Toto vychází z myšlenky, že se jedná o „odvážný obchod“. Dokud je patent na trhu respektován a třetí strany nesmějí bezplatně využívat technickou učebnici, získává držitel licence do doby, než je její platnost prohlášena za neplatnou, skutečnou možnost využití a tím i výhodnou obchodní pozici, kterou by bez licence neměl. Podle názoru soudů tento faktický výhodný stav držitele licence odůvodňuje zachování jeho platební povinnosti. Proto je držitel licence povinen platit za minulost, pokud se strany nedohodly jinak (instruktivně LG Düsseldorf, Urt. ze dne 12.08.2008, 4b O 17/08 – Münzpfandschloss). Na rozdíl od toho zákony o patentech či judikatura některých členských států EU (zejména těch z východní části EU) stanoví v případě zrušení licencovaného patentu povinnost vrácení. Právním základem nároku na vrácení je většinou právo na obohacení. V některých členských státech byly však v případě zrušení licencovaného patentu vytvořeny výslovné zákonné nárokové základy, někdy je však požadováno, aby držitel patentu věděl, že jeho patent bude pravděpodobně zrušen, nebo jednal zlomyslně („bad faith“).

Evropský soudní dvůr v případu Genentech odkazuje na svůj již dříve vydaný rozsudek Ottung (Urt. ze dne 12.05.1989, C-320/87), v němž konstatoval, že výlučná licenční smlouva může být platná. V Ottung soud konstatoval, že povinnost platit poplatek, i po uplynutí platnosti licencovaného patentu, může odrážet hodnotu, kterou podle účetního posouzení představují možnosti využití spojené s licenční smlouvou. To platí zejména tehdy, pokud je tato povinnost obsažena v licenční smlouvě uzavřené před udělením patentu (Ottung, odst. 11). Za takových okolností, pokud může držitel licence smlouvu vypovědět s přiměřenou lhůtou, nepodléhá povinnost platit licenční poplatky po celou dobu platnosti smlouvy ustanovení čl. 101 odst. 1 SFEU (Ottung, odst. 13). Pokud je uzavřena licenční smlouva, platí držitel licence kromě využívání licencovaných práv i za jistotu, že jeho komerční využívání nebude narušeno žalobami na porušení ze strany licencora (Genentech, odst. 40; „svoboda podnikání“). Pokud je držiteli licence umožněno kdykoli se od smlouvy odstoupit, podle Ottung není porušením čl. 101 SFEU.

Evropský soudní dvůr tak provádí ekonomické posouzení zájmů smluvních stran, nikoliv se odvolává na znění smlouvy. Zcela oprávněně Kamara odmítá porušení čl. 101 SFEU na základě skutečnosti, že Genentech měl nakonec právo smlouvu vypovědět.

Pokud by se držiteli licence přiznal nárok na vrácení v případě nevyužívání nebo zrušení licencovaného práva, měli by po uplynutí patentové ochrany zájem patentového držitele na zrušení příslušného patentu. Faktická výhoda na trhu, kterou držitel licence získal během platnosti patentu, by tak zůstala nezohledněna. Nárok na vrácení podle práva na obohacení by nebyl účelný, protože důkazní břemeno ohledně téměř nevyčíslitelného faktického trhu výhody držitele licence („získané něco“) by neslo právo na patentu. Naopak, držitel patentu nemá právní prostředky proti právním útokům svého jednoduchého držitele licence, kterému podle čl. 5 odst. 1 písm. b) TT-GVO nesmí být toto právo zrušeno smluvní dohodou.

Celkově vzato dochází tak k narušení rozdělení rizik ve smlouvě: držitel licence má přednostní postavení na trhu, zatímco držitel patentu má jistotu pouze po skončení posledního licencovaného patentu, zda si může ponechat obdržené platby. To může odrazovat držitele patentu od rychlé reinvestice do výzkumu a vývoje. Navíc by držitelé licence pravděpodobně podali žaloby na neplatnost až na konci doby platnosti patentu, aby mohli co nejdéle využívat své tržní postavení. To je v rozporu s myšlenkou žaloby na neplatnost nebo námitky: právní útok má zrušit monopol, který patent zajišťuje. Právní útok vedený s ohledem na časový průběh patentu by tak již neměl být v zájmu veřejnosti o uvolnění technologie, ale pouze v zájmu držitele licence o vrácení poplatků.

Hlavní rozhodnutí Evropského soudního dvora tak odpovídá zájmům smluvních stran i veřejnosti a mělo by především uklidnit výzkumný průmysl.