No se realizará reembolso de las tarifas de licencia ya pagadas en caso de declaración de nulidad o determinación judicial de la no utilización del derecho de protección licenciado

CJEU

Christopher_Weber

Jonas_Block

El 07.07.2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó un pilar fundamental del derecho alemán de contratos de licencia en el procedimiento prejudicial C-567/14 (Cour d'Appel de Paris). Durante más de 100 años, los tribunales alemanes han sostenido que las regalías no deben ser reembolsadas cuando el derecho protegido licenciado es revocado o un tribunal determina que la enseñanza del derecho protegido licenciado no se utiliza (RG Urt. v. 21.11.1914, RGZ 86, 45 – Colchón de muelles; BGH GRUR 1957, 595 – Mesa de transformación; GRUR 2002, 787 – Lista de escobillas; GRUR, 2005, 935 – Recomendación de comparación II).

Según la jurisprudencia del Tribunal del Reich y del BGH, un contrato de licencia de patente no es nulo con efectos ex tunc si posteriormente se elimina la patente licenciada, en particular si es destruida, sino que debe considerarse válido hasta el momento de la eliminación. Esto se basa en la idea de que un contrato de licencia es un "negocio arriesgado". Mientras la patente sea respetada en el mercado y terceros no puedan utilizar la enseñanza técnica sin remuneración, el licenciatario adquiere, hasta que se declare nula, una posibilidad real de uso y, por tanto, una posición comercial favorable que no habría tenido sin el contrato de licencia. En opinión de los tribunales, esta ventaja fáctica del licenciatario justifica la continuidad de la obligación de pago. Por ello, el licenciatario sigue obligado a pagar en el pasado, mientras las partes no hayan acordado otra cosa (de manera instructiva, LG Düsseldorf, sentencia de 12.08.2008, 4b O 17/08 – Cerradura de fianza de monedas). En contraste, las leyes de patentes o la jurisprudencia de algunos Estados miembros de la UE (especialmente de los del este de la UE) prevén una obligación de reembolso por parte del titular de la patente en caso de declaración de nulidad de la patente licenciada. La base legal para la reclamación de reembolso suele ser el derecho de enriquecimiento. En algunos Estados miembros, sin embargo, también se han establecido expresamente bases legales legales para la reclamación en caso de revocación de la patente licenciada, y en algunos casos se exige que el titular de la patente supiera que su patente sería probablemente revocada o actuara de mala fe ("mala fe").

El TJUE señala en Genentech que ya en su decisión Ottung (sentencia de 12.05.1989, C-320/87) había establecido respecto a un acuerdo de licencia exclusiva. En Ottung, el tribunal determinó que la obligación de pagar una tarifa, incluso después de la expiración de la duración de la patente licenciada, puede reflejar el valor que, según la valoración comercial, se atribuye a las posibilidades de explotación vinculadas al contrato de licencia. Esto es especialmente válido si dicha obligación está incluida en un contrato de licencia celebrado antes de la concesión de la patente (Ottung, Rn. 11). En tales circunstancias, si el licenciatario puede rescindir el contrato con un plazo razonable, una obligación de pagar regalías durante toda la vigencia del contrato no entra en el ámbito del art. 101, apartado 1, del TFUE (Ottung, Rn. 13). Cuando se celebra un contrato de licencia, el licenciatario paga, además del uso de los derechos protegidos licenciados, por la seguridad de que sus esfuerzos de explotación comercial no serán afectados por demandas por infracción del licenciante (Genentech, Rn. 40; "libertad para operar"). Mientras el licenciatario pueda rescindir el contrato en cualquier momento, no hay violación del art. 101 TFUE según Ottung.

Por lo tanto, el TJUE adopta una visión económica de los intereses subyacentes en un contrato de licencia y no se basa en el texto literal del acuerdo. Con toda razón, la sala rechaza una violación del art. 101 TFUE basándose en que, en última instancia, a Genentech le era completamente libre rescindir el contrato de licencia.

Si se concediera al licenciatario un derecho a reembolso en caso de no utilización o declaración de nulidad del derecho protegido licenciado, los licenciatarios tendrían un interés sustancial en destruir la patente correspondiente una vez expirado el protección patentario. La ventaja fáctica en el mercado que el licenciatario ha obtenido durante la vigencia de la patente licenciada quedaría entonces sin tener en cuenta. Una compensación basada en el derecho de enriquecimiento no sería efectiva, ya que la carga de la prueba y la demostración del beneficio de mercado difícilmente cuantificable del licenciatario ("algo obtenido") recaería en el titular de la patente. Sin embargo, el titular de la patente no tiene medios jurídicos contra los ataques a la validez del derecho por parte de su simple licenciatario, a quien no se le puede privar de este derecho por acuerdo contractual según el art. 5, apartado 1, letra b) del TT-GVO.

En conjunto, la distribución contractual del riesgo se ve desplazada: el licenciatario disfruta de una posición preferente en el mercado, mientras que el licenciante solo después de la expiración de la última patente licenciada tiene certeza de si puede conservar los pagos recibidos. Esto podría disuadir a los titulares de patentes de reinvertir rápidamente en investigación y desarrollo. Después de todo, es probable que los licenciatarios presenten sus demandas de nulidad solo al final de la vida útil de la patente para aprovechar su posición en el mercado durante más tiempo. Esto va en contra de la idea de la demanda de nulidad o la oposición: mediante el ataque a la validez, se busca derribar el monopolio otorgado por la patente. Un ataque legal basado en el paso del tiempo de la patente ya no sería de interés público en la liberación de la tecnología, sino únicamente en el interés del licenciatario en la devolución de las regalías.

Por lo tanto, la decisión marco del TJUE refleja adecuadamente los intereses de las partes contratantes y del público, y probablemente tranquilice especialmente a la industria innovadora.