Nessun rimborso delle tasse di licenza già pagate in caso di annullamento o di dichiarazione giudiziale di non utilizzo del diritto di protezione concesso

CGE

Christopher Weber

Jonas_Block

Il 07.07.2016 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea in causa pregiudiziale C-567/14 (Cour d'Appel de Paris) ha confermato un pilastro del diritto tedesco dei contratti di licenza. Da oltre 100 anni i tribunali tedeschi ritengono che le royalties non siano rimborsabili se il diritto di protezione concesso in licenza viene revocato o se un tribunale stabilisce che l'insegnamento del diritto di protezione in licenza non viene utilizzato (RG Urt. v. 21.11.1914, RGZ 86, 45 – Materasso a molle; BGH GRUR 1957, 595 – Tavolo di trasformazione; GRUR 2002, 787 – Lista di copertura; GRUR, 2005, 935 – Raccomandazione di confronto II).

Secondo la giurisprudenza del Reichsgericht e del BGH, un contratto di licenza di brevetto non è nullo ex tunc se il diritto di brevetto concesso in licenza viene successivamente eliminato, in particolare distrutto, ma resta valido fino al momento della sua eliminazione. Ciò si basa sull'idea che un contratto di licenza sia un "affare rischioso". Finché il brevetto è rispettato sul mercato e terzi non possono utilizzare gratuitamente l'insegnamento tecnico, il licenziatario acquisisce fino alla dichiarazione di nullità una possibilità concreta di utilizzo e quindi una posizione commerciale favorevole che non avrebbe senza il contratto di licenza. Secondo i tribunali, questo vantaggio fattico del licenziatario giustifica il mantenimento dell'obbligo di pagamento. Pertanto, il licenziatario rimane obbligato per il passato, a meno che le parti non abbiano concordato diversamente (esempio istruttivo LG Düsseldorf, sentenza del 12.08.2008, 4b O 17/08 – Serratura con lucchetto moneta). Al contrario, le leggi sui brevetti o la giurisprudenza di alcuni Stati membri dell'UE (in particolare quelli dell'est dell'UE) prevedono un obbligo di rimborso del titolare del brevetto nel caso di dichiarazione di nullità del brevetto concesso in licenza. La base legale per il diritto al rimborso è solitamente il diritto di arricchimento. In alcuni Stati membri sono state create anche esplicite basi legali per il diritto al risarcimento in caso di revoca del brevetto concesso in licenza, anche se si richiede che il titolare del brevetto sapesse che il suo brevetto sarebbe stato probabilmente revocato o abbia agito in mala fede ("malafede").

La Corte di Giustizia dell'UE fa riferimento in Genentech al fatto che nella sua decisione Ottung (Urt. v. 12.05.1989, C-320/87) aveva già stabilito un accordo di licenza esclusiva. In Ottung, il tribunale aveva stabilito che l'obbligo di pagare una royalty, anche dopo la scadenza del brevetto concesso in licenza, può riflettere il valore che, secondo la valutazione commerciale, si attribuisce alle possibilità di sfruttamento associate al contratto di licenza. Ciò vale in particolare quando tale obbligo è contenuto in un contratto di licenza stipulato prima della concessione del brevetto (Ottung, paragrafo 11). In tali circostanze, se il licenziatario può rescindere il contratto con un preavviso ragionevole, un obbligo di pagamento delle royalties durante tutta la durata del contratto non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE (Ottung, paragrafo 13). Quando si stipula un contratto di licenza, il licenziatario paga non solo per l'uso dei diritti di protezione concessi in licenza, ma anche per la sicurezza che le sue attività di sfruttamento commerciale non siano compromesse da azioni di contraffazione da parte del concedente in licenza ("libertà di operare"). Finché il licenziatario può sempre rescindere il contratto di licenza, sulla base di Ottung non si configura una violazione dell'articolo 101 del TFUE.

La Corte di Giustizia adotta quindi una visione economica degli interessi delle parti contrattuali sottesi a un contratto di licenza e non si basa sul testo dell'accordo. A ragione, la camera respinge una violazione dell'articolo 101 del TFUE sulla base del fatto che a Genentech era comunque stato lasciato libero di rescindere il contratto di licenza.

Se si riconoscesse al licenziatario un diritto al rimborso nel caso di non utilizzo o di dichiarazione di nullità del diritto di protezione concesso in licenza, i licenziatari avrebbero un interesse notevole a distruggere il brevetto corrispondente dopo la scadenza della protezione brevettuale. Il vantaggio fattico sul mercato che il licenziatario ha acquisito durante la durata del brevetto concesso in licenza rimarrebbe allora ignorato. Una compensazione tramite il diritto di arricchimento non sarebbe efficace, poiché l'onere della prova e della dimostrazione del vantaggio di mercato difficile da quantificare ("cosa ottenuta") ricadrebbe sul titolare del brevetto. Tuttavia, il titolare del brevetto non ha strumenti legali contro le contestazioni di validità da parte del semplice licenziatario, a cui questo diritto non può essere tolto tramite accordo contrattuale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del TT-GVO.

In conclusione, si verifica uno squilibrio nella distribuzione del rischio contrattuale: il licenziatario gode di una posizione privilegiata sul mercato mentre il concedente del brevetto ha certezza solo dopo la scadenza dell'ultimo brevetto concesso in licenza. Ciò potrebbe scoraggiare i titolari di brevetti a reinvestire prontamente in ricerca e sviluppo. Dopotutto, i licenziatari probabilmente presenteranno le loro azioni di nullità solo alla fine della durata del brevetto, per sfruttare il mercato il più a lungo possibile. Ciò contrasta con l'idea stessa dell'azione di nullità o dell'opposizione: attraverso l'attacco alla validità si mira a far cadere il monopolio conferito dal brevetto. Un attacco alla validità basato sulla scadenza temporale del brevetto non sarebbe più nell'interesse pubblico di liberare la tecnologia, ma esclusivamente nell'interesse del licenziatario di ottenere il rimborso delle royalties.

La decisione guida della Corte di Giustizia tiene quindi conto in modo adeguato degli interessi delle parti contrattuali e della collettività e dovrebbe in particolare rassicurare l'industria innovativa.