Indennizzo forfettario e acquisto dei diritti nelle invenzioni dei lavoratori

Dott. Ralph Pennekamp

Oltre 80.000 invenzioni sono state depositate nel 2014 in Germania per brevetto o modello di utilità. L'80-90% di esse si basano su invenzioni di lavoratori dipendenti. A questi si riconosce, ai sensi della legge sulle invenzioni dei lavoratori (ArbNErfG), un diritto a una «retribuzione adeguata». Tuttavia, il calcolo di questa retribuzione è complesso e comporta generalmente un notevole onere amministrativo per le aziende. La riduzione di tale onere attraverso la creazione di un sistema di retribuzione efficiente e allo stesso tempo innovativo rappresenta quindi uno strumento importante per le aziende per aumentare la loro competitività.

1. Le disposizioni della legge sulle invenzioni dei lavoratori (ArbNErfG)

Lo scopo dell'ArbNErfG è di garantire un giusto equilibrio tra il principio di diritto del lavoro di attribuire i risultati del lavoro al datore di lavoro e il principio di inventore nel diritto dei brevetti. Il datore di lavoro può scegliere se accettare o rilasciare un'invenzione di servizio segnalata dal proprio dipendente (§ 6 ArbNErfG). Se la accetta, ne derivano una serie di obblighi.

Il più importante è l'obbligo del datore di lavoro di pagare una retribuzione adeguata (§ 9 ArbNErfG). Il calcolo dell'importo di questa retribuzione è complesso e viene solo marginalmente facilitato dalle linee guida sulla retribuzione (cfr. § 11 ArbNErfG). La formula di calcolo semplificata è:
V (retribuzione da pagare) = E (valore dell'invenzione) x A (fattore di quota).

Il fattore di quota si ricava dalla posizione del dipendente nell'azienda ed è ancora relativamente semplice da determinare. In pratica, il problema maggiore riguarda la determinazione del valore dell'invenzione. Questo valore dovrebbe riflettere il valore economico proporzionale derivante dall'uso dell'invenzione per il datore di lavoro. Di norma, ciò richiede di determinare i ricavi o altri vantaggi (ad esempio, entrate da licenze) ottenuti con i prodotti protetti da brevetto. L'onere amministrativo di questa determinazione si amplia ulteriormente dal fatto che la retribuzione deve essere generalmente calcolata e pagata «annualmente».

Il datore di lavoro ha inoltre altri obblighi che aumentano l'onere amministrativo:
• Obbligo di registrare l'invenzione di servizio per brevetto o modello di utilità nel paese (§ 13 ArbNErfG).
• Obbligo di registrare all'estero o di rilasciare un'autorizzazione equivalente per l'invenzione di servizio nel paese estero non rivendicato dal datore di lavoro (§ 14 ArbNErfG), e
• Obblighi di comunicazione e offerta prima di abbandonare o non proseguire con le posizioni di tutela (§ 16 ArbNErfG).

2. Desiderio di semplificazione e limiti legali

A causa dell'onere amministrativo descritto, i datori di lavoro desiderano una gestione semplificata e una retribuzione più semplice per le invenzioni dei lavoratori. Per molti, l'ideale sarebbe sostituire gli obblighi legali e la complessa determinazione della retribuzione dell'inventore con un pagamento forfettario unico. Ciò è comune in molti paesi, come gli Stati Uniti. La rapida conclusione del processo di retribuzione dovrebbe anche portare vantaggi agli inventori dipendenti, poiché vengono retribuiti in anticipo e non solo dopo l'inizio dell'utilizzo dell'invenzione, spesso anni dopo.

Tuttavia, la creazione di sistemi di retribuzione per invenzioni è soggetta a limiti legali. Accordi che deviano dalle disposizioni legali a svantaggio dell'inventore sono vietati se stipulati prima della segnalazione dell'invenzione (§ 22 ArbNErfG). Pertanto, tali accordi non possono essere stabiliti in anticipo, ad esempio nei contratti di lavoro. Gli accordi dopo la segnalazione dell'invenzione sono possibili, ma non devono essere «eccessivamente ingiusti» (§ 23 ArbNErfG). Ciò avviene se l'importo dovuto, secondo legge o linee guida, viene ridotto di oltre il 50%. In tal caso, il datore di lavoro è tenuto a pagare un importo supplementare fino a raggiungere un livello adeguato, qualora l'inventore dipendente eserciti tale diritto entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Infine, può essere richiesta una modifica della retribuzione anche se le circostanze determinanti per la sua determinazione cambiano sostanzialmente successivamente (§ 12 comma 6 ArbNErfG).

3. Proposte di soluzione

In pratica, esistono vari modelli per semplificare la gestione delle invenzioni dei lavoratori. Questi prevedono o l'acquisto dei diritti, compensi forfettari o una combinazione di entrambi.

Un primo modello molto diffuso non regola direttamente la retribuzione dell'inventore, ma si limita ad acquistare dal lavoratore i doveri legali del datore di lavoro relativi alla registrazione delle diritti di tutela nel paese e all'estero, nonché eventuali obblighi di comunicazione e offerta (§§ 13, 14, 16 ArbNErfG). Ciò permette di ridurre significativamente l'onere amministrativo. È importante notare che l'importo di tali acquisti non deve più essere determinato secondo valori fissi, come avviene nell'industria. Secondo la competente commissione arbitrale per le invenzioni dei lavoratori, ciò che conta è se gli importi di acquisto, ai sensi di § 23 ArbNErfG, siano adeguati nel singolo caso (sentenza del 18.7.2012, ArbErf 030/10).

Altri modelli prevedono il pagamento di compensi forfettari una tantum o distribuiti nel tempo, completamente scollegati dal valore dell'invenzione. Sebbene questi modelli evitino calcoli complicati, comportano il rischio che i compensi forfettari pagati possano essere considerati «eccessivamente ingiusti» dall'inventore dipendente (§ 23 ArbNErfG). I costi derivanti, ad esempio, per eventuali richieste di informazioni o rendicontazioni dell'inventore e per eventuali controversie giudiziarie o arbitrali, possono vanificare i vantaggi di tali compensi.

Per ridurre tali rischi, si preferiscono modelli che prevedano compensi forfettari una tantum o distribuiti nel tempo, basati sul valore dell'invenzione concreta. Ciò può essere fatto stimando il fatturato previsto e la durata di utilizzo dell'invenzione. Per aumentare l'efficacia di tali regole, si può e si dovrebbe prevedere che la retribuzione forfettaria non sia definitiva, ma venga periodicamente rivalutata internamente per verificarne l'adeguatezza. È inoltre possibile combinare questi modelli con quelli di acquisto dei diritti sopra descritti, per semplificare ulteriormente la gestione.

La scelta tra i vari modelli richiede sempre un bilanciamento tra la massima semplificazione possibile e la maggiore sicurezza giuridica. In generale, più un sistema di retribuzione si discosta dal modello previsto dalla legge (ArbNErfG), maggiore è il rischio che un accordo di retribuzione possa essere considerato «eccessivamente ingiusto» e quindi impugnabile.

4. Prospettive e raccomandazioni

La riduzione dell'onere amministrativo è un obiettivo dei sistemi moderni di retribuzione e incentivazione delle invenzioni. Un altro obiettivo altrettanto importante è promuovere il potenziale innovativo dei lavoratori attraverso incentivi mirati, al fine di aumentare anche l'innovatività dell'azienda. Oltre a creare regole efficienti e facili da gestire, un modello di retribuzione dovrebbe essere progettato in modo che pagamenti temporaneamente distribuiti (eque) funzionino come ricompensa tempestiva per l'inventore, fungendo da stimolo e motivazione per ulteriori innovazioni.

Il Dr. Ralph Pennekamp è Senior Associate presso lo studio legale internazionale Bird & Bird di Düsseldorf.
È specializzato in diritto dei brevetti e tutela della proprietà industriale.