Indemnización global y compra de derechos en invenciones de empleados

Dr. Ralph Pennekamp

Más de 80.000 invenciones fueron patentadas o protegidas como modelos de utilidad en Alemania en 2014. El 80-90% de ellas se basan en invenciones de empleados. A estos les corresponde, según la Ley de Invenciones de Empleados, un derecho a una compensación adecuada. Sin embargo, el cálculo de esta compensación es complejo y generalmente representa una carga administrativa significativa para las empresas. La reducción de esta carga mediante la creación de un sistema de compensación eficiente y a la vez que fomente la innovación constituye, por tanto, una herramienta importante para aumentar la competitividad de las empresas.

1. Las regulaciones de la Ley de Invenciones de Empleados (ArbNErfG)

El propósito de la ArbNErfG es lograr un equilibrio adecuado entre el principio laboral de asignación de los resultados del trabajo al empleador y el principio del inventor en la ley de patentes. El empleador puede optar por aceptar o liberar una invención de servicio reportada por su empleado (§ 6 ArbNErfG). Si la acepta, surgen una serie de obligaciones.

La más importante es la obligación del empleador de pagar una compensación adecuada (§ 9 ArbNErfG). El cálculo de la cuantía de la compensación es laborioso y las directrices de compensación emitidas para ello (§ 11 ArbNErfG) solo lo facilitan de manera marginal. La fórmula de cálculo, simplificada, es:
V (compensación a pagar) = E (valor de la invención) x A (factor de participación).

El factor de participación se determina en función de la posición del empleado en la empresa y es relativamente sencillo de calcular. En la práctica, el mayor problema es determinar el valor de la invención. Este valor debe reflejar la parte proporcional del valor económico que la utilización de la invención tiene para el empleador. Normalmente, esto requiere determinar los ingresos o beneficios (por ejemplo, ingresos por licencias) obtenidos con los productos protegidos por patentes. La carga administrativa de esta determinación aumenta aún más dado que la compensación debe calcularse y pagarse de forma continua, es decir, anualmente.

Además, el empleador tiene varias otras obligaciones que aumentan la carga administrativa:
• La obligación de registrar la invención de servicio como patente o modelo de utilidad en el país (§ 13 ArbNErfG).
• La obligación de registrar en el extranjero o de liberar la invención de servicio para el extranjero no reclamado por el empleador (§ 14 ArbNErfG), así como
• Obligaciones de notificación y oferta antes de abandonar o no continuar con derechos de protección (§ 16 ArbNErfG).

2. Deseo de simplificación y límites legales

Debido a la carga administrativa descrita, los empleadores desean un manejo y una compensación de las invenciones de empleados más sencillos. Para muchos, la solución ideal sería reemplazar las obligaciones legales y la difícil determinación de la compensación del inventor por un pago único global. Esto es habitual en muchos países, como EE. UU. La conclusión rápida y oportuna del proceso de compensación también debería beneficiar a los inventores empleados, ya que recibirían su pago en una etapa más temprana, en lugar de después de que la invención comience a usarse, lo cual puede ocurrir años después.

Sin embargo, la creación de sistemas de compensación por invenciones está sujeta a límites legales. Los acuerdos que se desvíen en perjuicio del inventor empleado de las disposiciones legales son inadmisibles si se pactaron antes del reporte de la invención (§ 22 ArbNErfG). Por tanto, no pueden establecerse en contratos laborales con antelación. Los acuerdos posteriores al reporte de la invención son posibles, pero no deben ser significativamente injustos (§ 23 ArbNErfG). Esto ocurre si la cantidad pagada, según la ley o las directrices de compensación, se reduce en más del 50%. En tal caso, el empleador está obligado a pagar la diferencia hasta la cantidad adecuada si el inventor empleado reclama este derecho hasta seis meses después de la terminación de la relación laboral. Además, puede solicitarse una modificación de la compensación si las circunstancias que determinan su cuantía cambian sustancialmente posteriormente (§ 12 Abs. 6 ArbNErfG).

3. Propuestas de solución

En la práctica, existen diversos modelos para simplificar la gestión de las invenciones de empleados. Estos incluyen la compra de derechos, compensaciones globales o una combinación de ambos.

Un primer modelo, muy extendido, no regula la compensación del inventor en sí, sino que simplemente compra los derechos del empleado a las obligaciones legales del empleador para registrar derechos en el país y en el extranjero, así como posibles obligaciones de notificación y oferta (§§ 13, 14, 16 ArbNErfG). Esto suele reducir significativamente la carga administrativa. Es importante tener en cuenta que los montos de compra ya no se basan en cifras fijas, habituales en la industria, sino que lo que importa es si los montos son adecuados en cada caso, según la decisión del órgano de arbitraje competente para invenciones de empleados (§ 23 ArbNErfG).

Otros modelos contemplan pagos únicos o compensaciones globales escalonadas en el tiempo, que no dependen del valor de la invención. Aunque estos modelos evitan cálculos complejos para determinar la compensación, conllevan el riesgo de que las sumas pagadas puedan considerarse significativamente injustas por el inventor empleado (§ 23 ArbNErfG). Los costos derivados de posibles reclamaciones de información o rendición de cuentas por parte del empleado y de eventuales disputas judiciales o arbitrales pueden rápidamente anular las ventajas de las compensaciones globales.

Para reducir estos riesgos, los modelos preferidos contemplan compensaciones únicas o escalonadas que se basan en el valor de la invención concreta. Esto puede hacerse mediante estimaciones de ingresos proyectados o de la duración de la utilización de la invención. Para aumentar la eficacia de estas regulaciones, se puede y debe acordar que la compensación no sea definitiva, sino que en ciertos intervalos se revise internamente su adecuación. También es posible combinarlas con los modelos de compra de derechos descritos anteriormente para simplificar aún más la gestión.

Elegir entre estos modelos requiere siempre sopesar la simplificación máxima frente a la mayor seguridad jurídica. En general, cuanto más se aleje un sistema de compensación del modelo legal previsto en la ArbNErfG, mayor será el riesgo de que un acuerdo de compensación sea considerado significativamente injusto y, por tanto, susceptible de ser impugnado.

4. Perspectivas y recomendaciones

La reducción de la carga administrativa es un objetivo de los sistemas modernos de compensación o incentivos por invenciones. Otro objetivo igualmente importante es fomentar el potencial innovador de los empleados mediante incentivos específicos, para así aumentar la capacidad de innovación de la empresa. Además de crear regulaciones eficientes y fáciles de gestionar, un modelo de compensación debería, en la medida de lo posible, estar diseñado para que pagos oportunos y escalonados sirvan como recompensa inmediata para el inventor empleado y como estímulo y motivación para futuras innovaciones.

El Dr. Ralph Pennekamp es socio senior en la firma internacional de abogados Bird & Bird en Düsseldorf.
Está especializado en derecho de patentes y protección de la propiedad industrial.